瑞途原创 | 不容忽视的专利技术问题

引言

作为撰写数量较少、经验不足的专利代理师，往往容易在撰写专利申请文书时忽视说明书部分的技术问题。而在审查员进行专利审查时，首先想要知道的是这件专利解决了什么样的技术问题，进而对整个专利申请有个初步的了解。显然，针对专利所要解决技术问题的归纳和描述，对专利申请进程有非常重要的影响。

作为代理师，在专利申请文件撰写时，需要如何确定和把握专利技术问题？

关于专利技术问题的规定

《专利法实施细则》第二十条第二款规定，“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。”。《专利审查指南》第二部分第二章第3.1.2节规定，“判断某一技术特征是否为必要技术特征，应当从所要解决的技术问题出发并考虑说明书描述的整体内容，不应简单地将实施例中的技术特征直接认定为必要技术特征”。《专利审查指南》第二部分第四章第3.2.1.1节规定，“判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行。（1）确定最接近的现有技术。（2）确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题。（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。”。

从上述涉及技术问题的规定上来看，技术问题在专利申请的审查过程当中，是用于判断某一技术特征是否应当作为必要技术特征的重要因素。探究其逻辑的根源，是从专利要解决的技术问题出发，来获得对应的技术效果，而这个过程是要通过一定的技术方案来实现，其采用的技术方案则必须包含某些必不可少的技术特征，这些必不可少的技术特征就应当作为必要技术特征。由此可见，专利技术问题不单单是在说明书上需要记载的一段话，还是代理师在专利撰写时需要紧扣的技术逻辑线索，也是判断必要技术特征的依据，更是发明创造性评价“三步法”中的判断依据，对专利是否能够授权乃至授权后专利的稳定性上都具有举足轻重的作用。

发明所要解决的技术问题与发明实际解决的技术问题

发明所要解决的技术问题是指专利申请文书上描述的，其声称所要解决的技术问题，是专利代理师在理解发明技术方案时，首先要考虑到的基础要素。由于代理师需要对发明的创造性及保护范围进行权衡，其在确定发明所要解决的技术问题时往往带有代理师的主观判断。

而发明实际解决的技术问题则是依据发明本身与最接近现有技术的区别技术特征来确定。其中最常见的是在审查专利创造性时，审查员基于对发明方案的理解之后进行检索来确定最接近的现有技术需要，因而通过审查员检索之后确定的发明实际解决的技术问题常带有审查员的主观判断。

专利技术问题的影响

首先，技术问题可能影响到审查员对发明技术方案的主观认定。由于审查员对于创造性的审查是在理解发明内容的基础上进行的，因此，审查员在理清技术方案之后，容易出现“事后诸葛亮”的情况，从而低估发明的创造性。

代理师在撰写过程中描述的技术问题与审查员在判断发明创造性时确定的技术问题可能是不相同的，即申请文件中描述的技术问题并不一定直接参与评价发明创造性，但是，代理师需要意识到，申请文书中描述的专利技术问题，在引导审查员认识和了解专利技术方案上，仍具有一定的主观影响，描述优良的技术问题能够让审查员不低估甚至高估发明的创造性。基于这一点，代理师在文件撰写时，需要考虑到技术问题在审查员对整个专利技术方案理解上的启发性。如果将技术问题描述得过于通俗易懂，会让审查员首先就对发明的技术方案有个先入为主的主观感受，认为要解决该技术问题需要采用的技术方案显而易见，甚至已经自发地构思出了若干个解决该技术问题的方案或者相关技术手段，而这些内容如果跟本申请相同或类似，就会对本申请的审查极为不利。

其次，技术问题是代理师撰写专利申请的一条重要线索。在理解专利的技术方案时，技术问题作为一个基本的立足点，决定了代理师撰写时对整体思路的把握，这首先就体现在了对权利要求的构建。专利技术问题虽然只是在说明书上的描述的一段话，但是在对权利要求对应的保护范围上具有一定的解释和限制的作用。不能实现发明目的或者不能解决发明技术问题的技术方案不应当被写入权利要求当中。《专利审查指南》第二部分第二章3.2.1规定了“权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持”以及“如果权利要求的概括使所属技术领域的技术人员有理由怀疑该上位概括并并列概括所包含的一种或者多种下位概念或选择方式不能解决发明或实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持”。这意味着技术问题可作为判断权利要求是否满足《专利法》第26条第4款，即“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。”的依据之一。由此可见，代理师所确定的技术问题，实际上也在其构建权利要求时产生限制作用。

如上文所述，技术问题决定了权利要求中的必要技术特征，这也意味着独立权利要求的保护范围基本已经被限定。代理师在撰写时应当注意，在满足创造性条件的同时，独立权利要求的必要技术特征越少，专利保护范围就越大，如何平衡并确定恰当这个保护范围，技术问题的确定就显得尤为重要。

此外，《专利法实施细则》第五十一条第三款规定，“申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。”。具体地，现行《专利审查指南》第二部分第八章第5.2.1.3节规定，“但是，出现下列情况时，即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，也不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，因而不予接受。”，其中就包括了，“主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围。”。这意味着，在专利申请后续的被动修改中，即使在满足创造性要求的前提下，想通过减少权利要求中的必要技术特征而扩大保护范围也是不被允许的。因为这种修改会造成技术方案的变更，对应的技术问题与技术效果也已经产生了变化，发明的实质内容已经改变。一个专利的保护范围应当与其带来的技术贡献相匹配，如果因为技术问题撰写的原因缩小了权利要求保护范围，这将会造成该专利申请不可补救的损失。

再者，技术问题的解决能否在发明创造中实现，关乎着发明是否能够得到授权。《专利审查指南》第二部分第二章2.1.3规定了“所属技术领域的技术员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。”。因此在说明书撰写过程中，需要着重围绕本申请需要解决的技术问题，针对技术方案尽可能详细地说理，分析其能够解决对应的技术问题，并产生相应的技术效果。

如前所述，一项专利申请可能因技术问题的撰写不当，产生说明书公开不充分或权利要求得不到说明书支持的实质性缺陷，影响最终授权。

确定专利技术问题应当考虑的因素

考虑权利要求的保护范围。《专利法》第一条规定，“为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展，指定本法。”，专利制度本身是以对专利的保护作为基础的。因此，在确定专利申请所要解决的技术问题时，首先就需要考虑保护的问题，也就是保护范围的问题。专利代理师在对方案理解的基础上，从满足创造性的前提下考虑，尽量让专利拥有更大的保护范围，在确定技术问题时，尽可能地使其对应更少的必要技术特征。

技术方案要能解决技术问题并起到相应的技术效果。如前所述，专利技术问题决定了权利要求应当包含的必要技术特征。当必要技术特征组成的技术方案存在少量或者个别不能解决技术问题时，会导致权利要求不能得到说明书的支持，发明创造不能实现的问题。因而代理师在专利撰写时既要考虑保护范围，也要考虑技术方案能否解决专利技术问题并达到相应的技术效果。

考虑技术问题的描述对审查员的主观判断的影响。在专利撰写时，需要减少或者避免对技术问题、现有技术的缺陷过于直观的交代，从而抑制因审查员先入为主地推测专利申请技术方案可能包含的技术特征，而降低对该申请的创造性评价。

结束语

技术问题通常只是说明书中的一段话，但它作为撰写时的技术逻辑线索，具有关键的引导作用，作为确定必要技术特征的依据，又具有限定作用，作为影响审查员主观判断的因素更具有导入作用。因此，专利代理师要在充分理解技术方案的基础上，结合技术问题在各个环节中的影响，来确定技术问题。对专利技术问题的恰当描述，不容忽视。